宋献涛 | 创造性三步法：刚性的单独对比+弹性的技术启示——结合最高法院案例展开

【摘要】

专利创造性的判断是一场能否组合的游戏：刚性的单独对比+弹性的技术启示。运用三步法判断创造性的过程中，发明构思是主线，细枝末节没必要过于纠缠，最接近的现有技术应当公开发明构思的全部或大部分，此时应坚持刚性的单独对比，不宜在无证据的情况下直接认定为公知常识，而对于非发明点特征，技术启示的认定可以保持适度弹性，公知常识的引入以合理为限。

重点导读

一、创造性三步法采用组合对比二、刚性的单独对比
1、单独对比在三步法中承前启后2、司法实践：单独对比出错时，区别特征被遗漏3、小结：有些创造性案例实为新颖性问题三、弹性的技术启示1、存在两个以上区别特征时可以迭代适用三步法2、司法实践：特征割裂需防范，整体把握是原则3、小结：技术启示和公知常识的认定以合理为限四、余论：发明构思为主线，细枝末节勿纠缠

一、创造性三步法采用组合对比原则

上一篇文章讨论了单独对比原则，其源于新颖性判断，但现在已经不限于新颖性判断。从历史发展的脉络来考察，创造性是新颖性的变体，因为标准变得宽松灵活了，主要体现在两方面：

在新颖性标准下，只能使用单篇对比文件或者一篇对比文件中的单个技术方案跟权利要求的全部特征进行比较，而在创造性标准下，可以使用两篇对比文件或者一篇对比文件中的不同技术方案来进行比较^[1]。

在新颖性标准下，权利要求的每一个特征都必须被对比文件公开，不能脑补公知常识，而在创造性标准下，即使个别不直接体现发明点的技术特征没有被引用的对比文件公开，也允许引入公知常识进行评价^[2]。

因此，《专利审查指南》第二部分第四章（创造性）3.1（审查原则）确立了组合对比原则：与新颖性“单独对比”的审查原则不同，审查创造性时，将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价。然而，这并不意味着单独对比原则在创造性评价中就没有了用武之地。研读《专利审查指南》的规定，不难发现创造性三步法其实就是一场能否组合的游戏：刚性的单独对比+弹性的技术启示。

二、刚性的单独对比

1、单独对比在三步法中承前启后

根据《专利审查指南》的规定，创造性判断通常采用三步法，第一步是确定最接近的现有技术，第二步是在特征比对后找出相同特征和区别特征，根据区别特征确定技术问题，第三步是判断技术启示的有无。其中第二步包含两小步：首先分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征；然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。显然，第一小步必须先确定哪些是相同特征，否则无从得知哪些是区别特征，该前提条件决定了单独对比原则在创造性判断中依然具有重要作用。

既然如此，关于相同特征的认定，最接近的现有技术的公开也必须坚持单独对比原则。下面举例说明：

【例1】权利要求1的特征包括ABCD，对比文件D1公开AB，对比文件D2公开D，D1+D2不能否定权利要求1的创造性，因为遗漏了区别特征C。

【例2】权利要求1的特征包括ABCD，D1公开ABE，D2公开D，此时，如果特征C不能由特征E直接毫无疑义地确定，同样是遗漏了区别特征。

【例3】权利要求1的特征为ABCD，D1实施例1公开了特征AB，D1实施例2公开了特征AC，D2公开了特征D，此时，若以D1作为最接近的现有技术，认为其公开了特征ABC，在此基础上结合D2否定创造性，就犯了误用单独对比原则的错。实际上，最接近的现有技术是D1实施例1，而不是宽泛意义上的D1，所以，特征AB虽已被公开，但特征C显然不是相同特征，而是区别特征，这实际上也属于遗漏区别特征。

2、司法实践：单独对比出错时，区别特征被遗漏

遗漏区别特征，势必导致确定技术问题时考虑不周，推理过程出现逻辑链条断裂，结论难保为真。法院通常将此视为严重错误，一般情况下都会撤销被诉决定或原审判决。

在（2019）最高法知行终67号案中，上诉人主张被诉决定遗漏认定权利要求1与对比文件2的区别特征，即，“在所述车体的后部设有流体导出口”和“流体导出口通过流体导向壁向上方向的引导”。最高人民法院分析后认为，对比文件2说明书附图1中后部导出口7与本申请流体导出口5所起的作用不同，二者间的不同应为本申请权利要求1与对比文件2的区别技术特征，被诉决定及原审判决均将对比文件2中的后部导出口7认定为本申请流体导出口5，属于认定事实有误，进而导致对本申请权利要求1创造性判断有误，应予撤销。

在（2020）最高法知行终38号案中，最高人民法院分析后认为，本专利权利要求1“方解石粉粒径选择+方解石粉选择组合”技术特征相对于对比文件1实施例3构成区别技术特征，被诉决定、原审判决未能将本专利组合物技术方案作为一个整体看待，未考虑方解石粉作为矿物填料与矿物改性组分之间功能上的相互支持关系，遗漏了与“方解石粉粒径选择+方解石粉选择组合”区别技术特征中“方解石粉选择组合”的部分，从而产生了“三步法”评价创造性时的特征割裂现象的缺陷，被诉决定在创造性评价方面存在缺陷。

在（2021）最高法知行终93号案中，上诉人主张被诉决定遗漏了本专利权利要求1与证据3的区别特征，即“量杯孔”和“计量件”。国家知识产权局认为本专利权利要求1没有限定是片剂还是粉末或颗粒剂，因此不存在新绿色药业公司所称的区别特征。最高人民法院分析后认为，“计量件”整体上不宜作为区别特征，但是，结合本专利说明书记载的发明目的，“量杯孔”具有特定的含义，构成区别特征。最终，被诉决定也是被撤销。

最高人民法院在（2020）最高法知行终663号案中，虽未将争议焦点明确表述为是否遗漏区别特征，但各方自始至终都在争论一个特征是否被最接近的现有技术公开。国家知识产权局在无效决定中认定本专利权利要求1的“提升梁”没有被证据1公开，故维持专利权有效。一审法院认为，本专利权利要求1的“提升梁”与证据1公开的“推起部件4”所处位置、运动方向及提升功能完全相同，无实质性差异，故撤销无效决定。

二审法院认为，在认定本专利的“提升梁”是否已被证据1的“推起部件”所公开时，不应仅仅单独考虑提升梁这一技术特征，还应当考虑提升梁在本专利技术方案中为实现发明目的与本专利其他技术特征之间的配合关系。二审法院分析后认为，本专利“提升梁”的相关技术特征与证据1的推起部件构成区别，无效决定对此认定正确，遂撤销一审判决。

3、小结：有些创造性案例实为新颖性问题

由此可见，有些创造性案例，其本质在于相同特征公开与否的认定，实为新颖性问题。此时，一方面要坚持明确记载或直接毫无疑义的确定或隐含公开的标准，另一方面要基于“单独对比原则”与同一技术方案进行比较分析。这方面的问题判断起来相对比较直观明确，故曰“刚性”，即裁判者不应掺杂主观价值判断。

三、弹性的技术启示

1、存在多个区别特征时可以迭代适用三步法

三步法的第三步判断技术启示，但值得注意的是，《专利审查指南》第二部分第四章3.2.1给出的现有技术中存在技术启示的三种情况和四个举例中，区别特征只有一个，所以证据组合方式为D1+D2或者D1+公知，但现实中的案例往往不是这么简单，区别特征可能有两三个，甚至更多个。于是，人们不仅产生一个疑问：如果存在多个区别特征，三步法是否仍然有效？如果仍然有效，是分别评述，各个击破，还是整体考察，综合判断？

笔者认为，首先，三步法仍然有效，可以迭代使用，因为《专利审查指南》给出的三种情况和四个举例是说明性的，不具有限制性意味，其次，三步法的第二步和第三步充分考虑到了多个区别特征的情形，例如：

第二步，“在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。”“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。”

第三步，“在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示。”

作为配套规定，《专利审查指南》在3.2.2（显著的进步的判断）专门列出了具有有益的技术效果和显著的进步的情况(2)：发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平。

将上述内容结合起来理解，针对多个区别特征的情形，不仅要将区别特征逐个评述，而且更重要的是判断它们整体上是否形成了一个不同的技术构思，如果是，即使技术效果相同或类似，也照样具有创造性，当然，举轻以明重，技术效果不同的，就更具有创造性了。

以存在两个区别特征（F1和F2）为例，证据组合方式要么是D1+D2（公开F1）+D3（公开F2），要么是D1+D2+公知或D1+公知1+公知2。

对于D1+D2+D3，需要迭代使用三步法，即实现两步的渐进式改造：可以先用D2的特征F1改造D1，得到一个想象中的方案，然后再用D3的特征F2进一步改造，看能否得到目标方案；也可以先用D3的特征F2改造D2的特征F1，得到想象中的特征F1F2，然后以此进一步改造D1，看能否得到目标方案。

对于D1+D2+公知，权利要求1相对于D1的区别特征没有被D2完美公开，但差异比较小，属于公知常识，此时本领域技术人员需要通过公知的变化或利用公知的原理对D2稍加改造，并将改造后的D2应用到D1中。对于D1+公知1+公知2，逻辑推理更简单一些，不再赘述。

为了直观理解，我们可以假设权利要求1保护一种水杯，包括杯体、手柄、盖子，还有内置的加热装置，盖子和加热装置可以存在协同关系，例如，盖子盖上时，加热装置才能工作，或者也可以各自为政，盖子仅负责保温和防尘，而加热装置仅负责加热。D1公开了带杯体和手柄的水杯，D2公开了盖子，D3公开了加热装置。此时，按照前面讲的两种做法进行改造，都可以得出盖子和加热装置不具有协同关系的水杯，但无法得出盖子和加热装置协同工作的水杯，除非有其他证据给出这样的技术启示，而如果找到了这样的其他证据，D2和D3就没必要登场了。

换言之，如果一个特征具有复合属性，或者说体现了（广义的）化学反应1+1>2，例如要求同时具备两个以上的部件相互配合、同时执行两个以上的动作或者它们具有主从关系，那么，这个逻辑关系是一个需要严肃对待的技术特征，不可以被忽略。

通过上面的举例可以看出，渐进式改造并不一定违反三步法的本意，但是否有事后诸葛亮的嫌疑，不可一概而论，关键要看是否违反了整体原则，是否存在明显的特征割裂现象，技术启示或公知常识的认定是否过于笼统抽象，这是实践中争议最多的问题。

2、司法实践：特征割裂需防范，整体把握是原则

在（2020）最高法知行终38号案中，最高人民法院意识到了“三步法”的缺陷，并明确指出：专利审查实践要求审查标准的客观化、具体化，将创造性判断方法描述为三个步骤，特别是第二步以特征对比为手段进而确定发明实际解决的技术问题，由于强调特征的比对和对应，在确定发明区别特征时，容易发生特征割裂现象，因为不合理拆分技术特征，割裂发明和现有技术的整体性，从而在“非显而易见性”的判断中，对于功能上彼此相互支持，存在相互作用关系的技术特征，未能从整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果，从而得出了偏离创造性实质的错误结论。

基于此，最高人民法院认为，被诉决定、原审判决未能将本专利组合物技术方案作为一个整体看待，未考虑方解石粉作为矿物填料与矿物改性组分之间功能上的相互支持关系，遗漏了与“方解石粉粒径选择+方解石粉选择组合”区别技术特征中“方解石粉选择组合”的部分，从而产生了“三步法”评价创造性时的特征割裂现象的缺陷。

在（2020）最高法知行终279号案中，一审法院和二审法院对于不同类型输送机构的认知存在分歧：

一审法院认为，本专利是现有技术（缠绕输送机构和夹紧输送机构）的简单组合，本专利所带来的有益效果，是两种输送机构本身分别产生的技术效果叠加。

二审法院认为，本专利的发明点在于通过不同类型的输送机构的组合配置，即将第一输送机构和第二输送机构设置为一个缠绕输送机构，将第三输送机构设置为一个夹紧输送机构，实现特定的有益技术效果。现有技术所公开的丝线输送装置均系由单一类型输送机构组合构成，并未给出由不同类型输送机构组合配置而成的供料装置的教导，也没有公开由不同类型输送机构组合配置所能达到的技术效果。原审法院未从本专利的发明构思出发，忽略了本专利三个输送机构的内在配合联系及其所能带来的技术效果，未能将本专利不同类型输送机构的组合配置作为一个整体予以对待，不当地将每一个输送机构单独作为判断是否构成区别技术特征的基本对象，认定有误。

基于此，二审法院明确表态：如果发明构思就在于对各个技术要素的结合，且现有技术既没有公开这种结合的教导，也没有公开这种结合所能产生的技术效果，则在确定本专利与最接近现有技术的区别技术特征时，可以将相互结合的多个技术要素视为一个整体，认定为一个区别技术特征。

在（2020）最高法知行终155号案中，二审法院和一审法院的分歧也是在于特征的配合关系：

一审法院认为，本专利权利要求1相对于对比文件1的区别技术特征在于，“将已把该发光期间设定得较短的颜色的光源光发生时的上述光源的驱动电力设定得比其他颜色的光源光发生时的上述光源的驱动电力大”。根据上述区别技术特征可知，本专利权利要求1要解决的技术问题是，调整不同荧光体的驱动电力以获得更好的发光效果。对比文件1当时也考虑到了对光源的驱动电流大小进行调整，在本专利优先日即2009年时，LED灯已经在相关领域大量应用，在这样的产业背景下，对光源驱动电流进行调整的技术障碍已经不复存在。

二审法院认为，本专利权利要求1在技术构思上采取“光源控制部件，其控制上述光源和上述光源光发生部件的驱动定时，将发光效率较高的至少1种颜色的光源光的发光期间设定得比其他颜色的光源光的发光期间短”的同时，设定“将已把该发光期间设定得较短的颜色的光源光发生时的上述光源的驱动电力设定得比其他颜色的光源光发生时的上述光源的驱动电力大”，二者在技术方案中通过协调配合、协同发挥作用，共同解决荧光体饱和及绝对光量不足的技术问题，产生图像尽可能明亮且颜色再现性高的关联技术效果，应当作为一个或一组技术特征整体予以考虑，不应割裂该技术特征予以评价。对比文件1没有公开上述协调配合的区别技术特征。

基于此，二审法院再次表明立场：当技术方案中特定技术手段之间存在紧密联系、通过协同作用共同解决同一技术问题、产生关联技术效果，则在发明与最接近现有技术进行比对时，应当将其作为一个或一组技术特征来整体考虑，才能保证这种通过技术方案中相关部分之间的相互配合作出的技术贡献不会被忽视。

最高人民法院意识到了技术启示或公知常识认定的笼统抽象倾向，在（2019）最高法知行终127号案中强调：面对实际要解决的技术问题，本领域普通技术人员从现有技术中可以获知的技术启示，原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅仅依据研究方向的一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性。

在（2020）最高法知行终475和476号案中，最高人民法院重申上述立场后进一步指出：表面上看似显而易见的发明事实上也可能具有创造性，因此，必须全面、谨慎、现实地评估，面对本专利所要解决的技术问题，本领域技术人员基于其所认知的全部现有技术，是否能够容易地得出本专利的技术方案。

为避免过于抽象和笼统，在（2020）最高法知行终304号案中，最高人民法院指出：在确定发明实际解决的技术问题时，既不能概括归纳地过于上位，从而低估了本申请的创造性，也不能简单将区别技术特征在本发明技术方案中实际所产生的作用、功能或者技术效果作为发明实际解决的技术问题，从而高估了本申请的创造性。确定发明实际所要解决的技术问题，应当在区别技术特征在本发明技术方案中实际所产生的作用、功能或者技术效果的基础上，进行适当的概括。

沿着三步法的路径，对最接近的现有技术的改进只能是锦上添花或次要特征替换，而不能脱胎换骨，否则只能说明这个“最接近”的现有技术并不接近。如果从最接近的现有技术中确定其存在某方面的需求，此时，供其所需、补其所缺，技术启示是容易找到的。如果最接近的现有技术明确排除应用某区别技术特征，则本领域普通技术人员缺乏改进的动机，裁判者就不能一厢情愿地将技术启示强加于人。但如（2019）最高法知行终76号案判决书所言，改进现有技术的动机并不必然来自克服最接近的现有技术的缺陷，当最接近的现有技术不存在明显缺陷时，仍然可能有需要解决的技术问题，并由此产生改进动机。

3、小结：技术启示和公知常识的认定以合理为限

现实中，很多对比文件提及技术手段时并未明确其作用和效果，在通信标准或提案用作对比文件时尤其明显，有的专利说明书前后对同一技术路线的叙述不一致，难以确定孰是孰非，凡此种种，导致从对比文件寻找技术启示的过程中出现仁者见仁智者见智的争执场面，无法形成客观化的一致认识。故此，有审查业务专家认为，三步法的第三步是主观分析判断，也是创造性判断的核心和难点。^[3]另有审查业务专家坦承，技术启示是否存在，是创造性判断的整个环节中最受关注、争议最多、主观性最强的一个环节。^[4]

规则很简单，现实迷人眼，创造性三步法知易行难。笔者认为，创造性的评价应全面整体考察对比文件和本发明，尤其要牢记对比文件的方案设计初衷和技术应用环境，裁判者一方面不可随意发挥到无所不能的程度，另一方面也不可过于僵硬和机械，这其中的精妙需要多年持续不断的反复实践和悟道，方能把握火候，运用恰到好处。为此，引入公知常识是有必要的，但公知常识不能被泛化和滥用，必须考虑语境和上下文，以合理为限。

四、余论：发明构思为主线，细枝末节勿纠缠

创造性评价的三步法是一个再现发明创造的过程，以最接近的现有技术为出发点，对其加以适当改进，看是否能够容易地得出本专利。最接近的现有技术一旦公开了发明构思或技术贡献，非发明点特征将陷入腹背受敌的境地：在面对非三性无效攻击时，只能朝公知常识方向靠拢；而在面对创造性攻击时，说明书中又没有详细记载有益的技术效果。此时，任何维持专利权有效的理由都很牵强附会，难以自圆其说。而当最接近的现有技术与发明构思南辕北辙时，任何的振振有词，都只会被认为是事后诸葛亮用力过猛。

在这个意义上，笔者认为，运用三步法判断创造性的过程中，发明构思是主线，细枝末节没必要过于纠缠，最接近的现有技术理应公开发明构思的全部或大部分，此时应坚持刚性的单独对比，不宜在无证据的情况下直接认定为公知常识，而对于非发明点特征，技术启示的认定可以保持适度弹性，公知常识的引入以合理为限。

注释（上下滑动阅览）

【1】三步法判断技术启示的情况(ii)和(iii)【2】三步法判断技术启示的情况(i)【3】熊婷：“创造性技术启示判断中技术方案的整体考量——专利法热点问题专家谈(二) ”，http://www.sipo-reexam.gov.cn/alzx/scrdzjt/19914.htm【4】孙学锋，评析“发光装置及显示装置”发明专利无效宣告请求案，《赋青春》2020-05-19

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作者：宋献涛

编辑：Sharon

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